深度解析《专利法》第9条之禁止重复授权原则

王庆龙

一、禁止重复授权原则和同样的发明创造

《专利法》第9 条规定：“同样的发明创造只能授予一项专利权。但是，同一申请人同日对同样的发明创造既申请实用新型专利又申请发明专利，先获得的实用新型专利权尚未终止，且申请人声明放弃该实用新型专利权的，可以授予发明专利权。

两个以上的申请人分别就同样的发明创造申请专利的，专利权授予最先申请的人。”

《专利法》第9 条第1 款规定了“禁止重复授权原则”，第2 款规定了“先申请原则”。实际上“禁止重复授权原则”涵盖了“先申请原则”。专利权的基本含义是赋予专利权人禁止他人未经其许可实施其发明创造的权利。对于同样的发明创造，无论是同一人提出两件以上专利申请，还是不同人分别提出两件以上专利申请，即使在符合授予专利权条件的情况下，也不能授予两项以上专利权，否则在这些专利权之间就会发生冲突，这就是所谓的“禁止重复授权原则”。

根据《专利法》第9 条第1 款“同样的发明创造只能授予一项专利权”获知，只有针对“同样的发明创造”专利制度才会“禁止重复授权”。因此，为了更好的理解和掌握“禁止重复授权原则”，首先应该明确什么是“同样的发明创造”。

根据中国《专利审查指南》（2019 版）①2019年9月23 日，国家知识产权局决定对《专利审查指南》作出修改，并于2019年11月1 日起施行。为便于读者阅读，本刊根据国家知识产权局第328 号公告，将已修改的《专利审查指南》名为《专利审查指南》（2019 版）。的相关规定，禁止对同样的发明创造授予多项专利权，是为了防止权利之间存在冲突。对于发明或实用新型，《专利法》第9 条和《专利法实施细则》第41 条中所述的“同样的发明创造”是指两件或两件以上申请(或专利) 中存在的保护范围相同的权利要求。具体判断方法为，将一件专利申请或专利的一项权利要求与另一件专利申请或专利的任一项权利要求的保护范围进行比对，若二者的权利要求的保护范围相同，则认为这两件专利申请或专利属于“同样的发明创造”。

以下具体列举属于同样的发明创造的若干情形，包括：

（1）两项权利要求相比，其中一项权利要求增加了技术特征，但该技术特征仅仅是另一项权利要求记载的方案所产生的必然结果。

（2）两项产品权利要求相比，区别仅在于采用不同的用途来限定其主题，但该用途并没有对产品本身产生影响。

（3）虽然两项权利要求相比，存在描述方式不同的技术特征，但根据说明书记载的内容，可以确认上述描述方式不同的技术特征实际上必然是相同的。

（4）权利要求包含多个并列的技术方案，其中部分技术方案与另一项权利要求的技术方案相同。

二、禁止重复授权的理解和例外情形的处理

对于“禁止重复授权”，业界普遍存在两种观点。本文将这两种观点分别归为“状态论”和“动作论”。具体地，“状态论”认为，“同样的发明创造只能授予一项专利权”应当理解为对同样的发明创造不能有两项专利权同时存在。按照该观点的理解，在当下同样的发明创造仅允许存在一项专利权，不允许两个专利权同时存在的情况发生。“动作论”则认为，“同样的发明创造只能授予一项专利权”应当理解为同样的发明创造不能被两次授予专利权，即使它们并非同时存在也依然如此。按照该观点的理解，对同样的发明创造不能有两次授予专利权的动作发生，即便是两项专利权不同时存在。

若遵循“状态论”，则会出现在随后又获得发明专利权之前，该专利权人已经放弃了其在先获得的实用新型专利权，或者其实用新型专利权已经届满失效，此时不知道其中情况的公众有理由认为原来受实用新型专利权保护的技术方案已经进入公有领域，任何人都可以自由实施，却不料该专利权人后来又获得了一项发明专利权，其实施行为有可能被指控为侵犯在后获得的发明专利权的行为，这对公众来说有失公平。因此，业界普遍认为遵循“动作论”更有道理。

然而，针对中国专利申请类型包括发明和实用新型，以及各自审查方式的不同而导致的具体国情而言，在中国国内进行专利申请，申请人经常是将同样的发明创造同日既申请实用新型专利又申请发明专利，如此操作的目的不言而喻，在确保实用新型能够获得一项专利权的前提下，争取获得发明专利专利权。面对所述的符合中国国情的专利申请方式，为了解决禁止重复授权的问题，《专利法》第9 条的第1 款规定了遵循“动作论”的例外情形，即“同一申请人同日对同样的发明创造既申请实用新型专利又申请发明专利，先获得的实用新型专利权尚未终止，且申请人声明放弃该实用新型专利权的，可以授予发明专利权”。

在该例外情形中，允许同一申请人对同样的发明创造既申请实用新型专利又申请发明专利，但是规定必须“同日提出”申请。这样，就确保了该申请人所能获得的专利权保护期限总共也不会超过自申请日起的20年。另一方面，该规定也不会给申请人带来不合理的负担。对同样的发明创造，申请人既然能够提出发明专利申请或者实用新型专利申请中的一份申请，同时提交另一份申请当然没有困难，尤其当申请人申请获得一项产品专利权时，两份申请的内容可以完全相同，复制一份即可。

若发生上述的例外情形应该如何处理呢？由于实用新型仅进行初审，因此若符合授权条件，实用新型专利申请普遍应该授权在先。根据《专利法实施细则》第41 条的规定，发明专利申请经审查没有发现驳回理由，国务院专利行政部门应当通知申请人在规定期限内声明放弃实用新型专利权。申请人声明放弃的，国务院专利行政部门应当作出授予发明专利权的决定，并在公告授予发明专利权时一并公告申请人放弃实用新型专利权声明。申请人不同意放弃的，国务院专利行政部门应当驳回该发明专利申请；申请人期满未答复的，视为撤回该发明专利申请。实用新型专利权自公告授予发明专利权之日起终止。

具体地，根据《专利法》第9 条和《专利法实施细则》第41 条的规定，在上述例外情形中，通过放弃先前获得的实用新型专利权来获得发明专利权，以此实现“专利权的无缝对接”，这对专利权人和社会公众而言均是公平合理的，专利权人既没有获得专利权保护时间的损失，同时还保证了社会公众的利益不受侵害。当然，专利权人通过选择放弃实用新型专利权的方式获得发明专利权，专利权人的这种“选择权”是要满足一定前提条件的。所述的前提条件包括：

条件1：在先获得的实用新型专利权尚未终止；

条件2：申请人在申请时分别做出说明。

对于同一申请人同日(仅指申请日) 对同样的发明创造既申请实用新型又申请发明专利的，在先获得的实用新型专利权尚未终止（条件1），并且申请人在申请时分别做出说明的（条件2），可以通过放弃实用新型专利权避免重复授权。其中，规定的“条件1”（先获得的实用新型专利权尚未终止），可以避免出现申请人事先放弃其已经获得的实用新型专利权，或者其获得的实用新型专利权已经届满终止，随后又授予发明专利权的现象。《专利法实施细则》第41 条对“条件2”进行了具体阐述，即同一申请人在同日（指申请日）对同样的发明创造既申请实用新型专利又申请发明专利的，应当在申请时分别说明对同样的发明创造已申请了另一专利；未作说明的，依照《专利法》第9 条第1 款关于同样的发明创造只能授予一项专利权的规定处理。

当然，在同时满足上述两个条件的前提下，申请人也可以不选择放弃实用新型专利权的方式获得发明专利权，还可以通过修改发明专利申请的权利要求，使得实用新型专利和发明申请不属于“同样的发明创造”，即可避免出现《专利法》第9 条第1 款的缺陷。当然，前提是申请人需要缩小发明专利权的保护范围。

综上所述，在同时满足“在先获得的实用新型专利权尚未终止”和“申请人在申请时分别做出说明”的两个条件下，为了避免重复授权，申请人可以选择放弃实用新型专利权，以换得具有相同保护范围的发明专利权，但专利权的数量仅为1 个。申请人还可以保留实用新型专利权，而做出缩小发明专利保护范围的牺牲获得发明专利权，这样专利权的数量为2 个。因此，对同样的发明创造同日既申请实用新型又申请发明专利的，申请人需要保证申请时分别作出了声明，并保证实用新型专利权持续有效，则在发明申请的审查阶段可以根据实际需求作出上述对应的选择。

另外应该注意到的是，在同时满足上述两个条件的前提下专利权人所具有的“选择权”，是在该专利权人同日(仅指申请日)对同样的发明创造既申请实用新型专利又申请发明专利的一个背景下《专利法》所赋予的权利。若该专利人同日对不属于同样的发明创造既申请实用新型专利又申请发明专利，是不符合《专利法》第9 条规定的例外情形的，在该背景下，即便专利权人在申请时分别做出过说明，但该说明也不具有任何实际意义，同日申请的实用新型和发明仅能被看作是具有相同申请日的两个独立专利申请而已，当然这两件专利申请还必须受到《专利法》第9条中有关“同样的发明创造只能授予一项专利权”的限制。

三、例外情形中“可能发生的其他情形”

《专利法》第9 条第1 款是从申请人同日同时申请发明和实用新型这种例外情形的正面规定了申请人可以在同时满足两个条件的前提下具有“选择权”，但是对于申请人同日同时申请发明和实用新型可能发生的其他情形，并没有作规定。以下本文就针对“可能发生的其他情形”进行梳理和分析讨论，并从审查员和申请人等不同角度尝试给出对应的审查意见和答复策略。

【情形1】实用新型专利申请尚未授权，但发明专利申请已被授权

应当注意的是，现实中同一申请人同日既申请实用新型专利又申请发明专利的，在极特殊情况下也会出现其实用新型专利申请尚未授权，而其发明专利申请已被授权的现象。此时，申请人是否可以放弃其已经获得的发明专利权，转而获得实用新型专利权呢？回答是否定的。首先，《专利法》第9 条第1 款没有对“禁止重复授权原则”规定这种例外情形；其次，发明专利权具有更高的法律稳定性，而且申请人需要缴纳数额不低的实质审查费，没有理由使人信服申请人有必要采取这种做法。

因此，倘若出现所述情形1，在发明申请符合《专利法》及《专利法实施细则》其他法条规定的条件下，对实用新型申请进行审查的审查员会向申请人下发该实用新型申请涉及《专利法》第9 条涉及重复授权缺陷的审查意见（简称为A9 审查意见）。

申请人收到该审查意见后，由于发明已经授权，因此实用新型申请便可以放弃了，不进行答复等待视撤是申请人普遍选择的处理方式。当然，申请人还可以修改实用新型申请中权利要求的保护范围，使得任一个权利要求的保护范围与已经授权的发明专利权中任一个权利要求的保护范围不同，以克服涉及的重复授权的缺陷。

【情形2】不满足“在先获得的实用新型专利权尚未终止（条件1）”

在情形2 中，虽然申请人在申请时分别进行了说明（即满足条件2），但在发明申请符合《专利法》及《专利法实施细则》其他法条规定的条件下，发明申请可以被授权时，在先获得的实用新型专利权当下的法律状态是“专利权终止”，由于不同时满足上述的两个条件，因此申请人此时不具有“选择权”。

导致实用新型专利权终止可以包括以下三类：主动放弃终止、期限届满终止和欠费终止。其中，“欠费终止”中，由于存在权利恢复的可能性，因此本文将情形2 再划分为如下具体情形：

【情形2.1】实用新型专利权“主动放弃终止”或者“期限届满终止”，或者“欠费终止”并且过了权利恢复期限。

《专利法实施细则》第6 条规定：“当事人因不可抗拒的事由而延误专利法或者本细则规定的期限或者国务院专利行政部门指定的期限，导致其权利丧失的，自障碍消除之日起2 个月内，最迟自期限届满之日起2年内，可以向国务院专利行政部门请求恢复权利。除前款规定的情形外，当事人因其他正当理由延误《专利法》或者《专利法实施细则》规定的期限或者国务院专利行政部门指定的期限，导致其权利丧失的，可以自收到国务院专利行政部门的通知之日起2个月内向国务院专利行政部门请求恢复权利。”情形2.1 中所述的“过了权利恢复期限”是指超过了《专利法实施细则》第6 条所规定的相关时限。

情形2.1 中所列举的导致实用新型专利权终止的原因，均是无法进行权利恢复的，即不存在“当前终止的实用新型专利权后续会被恢复”的可能，那么在情形2.1 下，审查员会如何对待审查中的发明申请呢？存在的可能处理方式包括：

【处理方式A】审查员将发明申请当成一般的普通申请，若没有发现发明申请的其他实质性缺陷，则进行授权。

根据上述关于“禁止重复授权”中有关“状态论”和“动作论”的讨论可知，该种处理方式不符合“禁止重复授权”立法本意，因此审查员不会如此处理。

【处理方式B】向申请人下发A9 审查意见。

在情形2.1 中导致实用新型专利权终止的原因，均属于实用新型专利权人的本意，因此无论从对实用新型专利权的尊重角度还是从对社会公众的公平角度而言，均不应该授予发明专利权。在发明申请符合《专利法》及《专利法实施细则》其他法条规定的条件下，审查员应向申请人下发A9 审查意见。

相应地，申请人收到该A9 审查意见后，由于申请人无“选择权”，因此为了获得发明授权，唯一的答复策略便是修改发明申请中权利要求的保护范围，使得任一个权利要求的保护范围与已经授权的实用新型专利权中任一个权利要求的保护范围不同，以克服涉及的重复授权缺陷。

在上述的情形2.1 中，虽然在之前的发明审查历史中出现过个别的发明申请申请日后10年尚未结案（此时同日申请的实用新型专利权已经“期限届满终止”），而使得发明的申请人失去“选择权”的极端情况，但随着国家专利局审查能力和审查效率的逐年提升，该种极端情况将不会再出现。

【情形2.2】实用新型专利权“欠费终止”，但处于权利恢复期限内。

《专利法实施细则》第98 条规定：授予专利权当年以后的年费应当在上一年度期满前缴纳。专利权人未缴纳或者未缴足的，国务院专利行政部门应当通知专利权人自应当缴纳年费期满之日起6 个月内补缴，同时缴纳滞纳金；滞纳金的金额按照每超过规定的缴费时间1 个月，加收当年全额年费的5%计算；期满未缴纳的，专利权自应当缴纳年费期满之日起终止。倘若不满足上述规定，逾期没有缴费，则实用新型专利权会因“欠费终止”。对于该种情况，《专利法》给予专利权人补救措施，即根据《专利法实施细则》第6 条的规定在权利恢复期内进行权利恢复请求，权利恢复成功后，之前视为终止的实用新型专利权可以得以延续。

当然，权利恢复是《专利法》给予专利权人的救济程序，但是否进行权利恢复，完全是专利权人的个体行为，专利审查部门不会作任何干预。而且，由于实用新型专利权是否得以恢复对当前在审的发明申请的申请人是否具有“选择权”具有决定性的影响。具体地，若实用新型专利权人请求权利恢复后，实用新型专利权继续延续（尚未终止），则发明申请的申请人具有“选择权”；若实用新型专利权人不请求权利恢复，或者请求权利恢复后被审查部门拒绝，则发明申请的申请人不具有“选择权”。

鉴于上述可能存在的多种情形，以下对情形2.2进行具体情形划分如下。

【情形2.2.1】发明申请的审查员考虑实用新型专利权权利恢复的可能，该种情形还可以进行情形的细分，包括：

【情形A】发明申请的审查员等待实用新型专利权权利恢复后，再向申请人下发A9 审查意见。

相应地，申请人完成实用新型专利权的权利恢复流程，收到该A9 审查意见后，可以选择发明授权，放弃实用新型专利权。当然，申请人还可以通过修改发明申请中权利要求的保护范围，使得任一个权利要求的保护范围与已经授权的实用新型专利权中任一个权利要求的保护范围不同，以克服涉及的重复授权缺陷。上述两种答复策略，可以根据实际需求作出对应的选择。

【情形B】发明申请的审查员等待实用新型专利权权利恢复期限届满，此时实用新型专利权尚未恢复，则再向申请人下发A9 审查意见。

根据《专利法实施细则》第6 条的规定，若按照该情形处理，审查员最多将等待2年的时间，等待时间过长，审查员一般不会采用。假设审查员采用该处理方式，则申请人收到该A9 审查意见后，由于不能进行“选择”，因此为了获得发明授权，唯一的答复策略便是修改发明申请中权利要求的保护范围，使得任一个权利要求的保护范围与已经授权的实用新型专利权中任一个权利要求的保护范围不同，以克服涉及的重复授权缺陷。

【情形2.2.2】发明申请的审查员不考虑实用新型专利权权利恢复的可能。

虽然知晓实用新型专利权存在权利恢复的可能，但发明申请的审查员不考虑实用新型专利权是否能够被恢复，发明申请的审查员以当前的状态（实用新型专利权终止）为审查依据进行审查，则在发明申请符合《专利法》及《专利法实施细则》其他法条规定的条件下，审查员的处理方式应该是采用上述的处理方式B，即向申请人下发A9 审查意见。

相应的，申请人收到该A9 审查意见后，若决定进行实用新型专利权恢复的请求，则可以在答复该A9 审查意见的意见陈述中向审查员表明，目前正在进行实用新型专利权恢复的请求，并在实用新型专利权确认恢复（此时已经满足条件1）后，“选择”发明授权，放弃实用新型专利权。当然，申请人还可以通过修改发明申请中权利要求的保护范围，使得任一个权利要求的保护范围与已经授权的实用新型专利权中任一个权利要求的保护范围不同，以克服涉及的重复授权缺陷。上述两种答复策略，可以根据实际需求作出对应的选择。但是，应该注意的是，若选择第一个答复策略，需要保证在发明申请的指定答复期内完成实用新型专利权的权利恢复流程。

【情形3】不满足“申请人在申请时分别进行了说明（条件2）”

在情形3 中，若申请人同日既申请实用新型专利又申请发明专利，但是没有进行分别的说明，则从法律层面上来说，这两个申请将视为“独立的两个申请”，二者之间没有任何关系。该种情形还可以进行情形的细分，例如包括：

【情形3.1】一件申请已经授权，另一件申请处于在审阶段

在情形3.1 中，若一件申请已经授权，另一件申请处于在审阶段，例如“实用新型已经授权，发明申请在审”或者“发明已经授权，实用新型在审”，则审查员的处理方式可以遵照如下规则处理。

在对一件专利申请进行审查的过程中，对于同一申请人同日(指申请日，有优先权的指优先权日)就同样的发明创造提出的另一件专利申请已经被授予专利权，并且尚未授权的专利申请符合授予专利权的其他条件的，应当向申请人下发A9 审查意见，并通知申请人进行修改。申请人期满不答复的，其申请被视为撤回。经申请人陈述意见或者进行修改后仍不符合《专利法》第9条第1款规定的，应当驳回其专利申请。

相应地，申请人收到该A9 审查意见后，申请人唯一的答复策略就是通过修改在审申请中权利要求的保护范围，使得任一个权利要求的保护范围与已经授权的专利权中任一个权利要求的保护范围不同，以克服涉及的重复授权缺陷。

【情形3.2】两件申请均处于在审阶段

在情形3.2 中，若两件申请均处于在审阶段未授权，则审查员的处理方式可以遵照如下规则处理：对于同一申请人同日(指申请日，有优先权的指优先权日) 就同样的发明创造提出两件专利申请，并且这两件申请符合授予专利权的其他条件的，应当就这两件申请分别通知申请人进行选择或者修改。申请人期满不答复的，相应的申请被视为撤回。经申请人陈述意见或者进行修改后仍不符合《专利法》第9 条第1 款规定的，两件申请均予以驳回。

相应的，申请人收到该A9 审查意见后，申请人可以选择保留其中的一件申请，而放弃另一件申请。例如，申请人会普遍选择“保留发明申请，而放弃实用新型申请”来克服涉及的重复授权缺陷。当然，申请人还可以通过修改其中一件申请的方式来解决。例如，修改实用新型申请权利要求的保护范围，使得任一个权利要求的保护范围与发明申请中任一个权利要求的保护范围不同，以克服涉及的重复授权缺陷。

四、美国《专利法》中的“禁止重复授权”

美国《专利法》规定，当审查员认为被审查的申请中要求保护的发明或其明显的变型和另一个专利或者共同待决申请中要求保护的发明或其明显的变型相同，而被审查的申请与该另一个专利或者共同待决申请具有相同的所有人（受让人）或者具有至少一个共同发明人时，通常会做出重复授权驳回的审查意见。

在美国，重复授权驳回可以是临时性的，也可以是非临时性的。临时性重复授权是申请对申请的情况，也就是其中一个共同待决申请的权利要求对抗另一件共同待决申请的权利要求。非临时性重复授权驳回是专利对申请的情况，也就是先前专利的权利要求对抗另一件共同待决的申请的权利要求。由于该重复授权驳回为非临时性的，申请人必须提供实质性答复才能满足对该驳回的充分回应，例如提交反驳争辩、修改或期末放弃。

在美国，存在两种类型的重复授权：法定重复授权和非法定重复授权，也有称之为“相同发明创造型专利重复授权”和“显而易见型专利重复授权”的。其中，所述的法定重复授权是指不同案件中的权利要求保护范围相同的发明，所述的非法定重复授权是指不同案件中的权利要求描绘的发明为显而易见的变型。

对于答复临时性法定重复授权驳回而言，申请人不需要立即处理临时性重复授权驳回的实质性答复，而是请求暂时搁置的方式来处理。因为，其中一个相关申请中对权利要求的几乎任何修改都会自动消除该重复授权的缺陷。

对于答复非临时性法定重复授权驳回而言，申请人的答复方式包括：

（1）将申请中相冲突的权利要求删除；

（2）对申请中相冲突的权利要求进行修改，从而使得它们与专利中的权利要求的保护范围不同。

应该注意的是，此种情形期末放弃的答复方式是不适用的。

对于答复临时性非法定重复授权驳回而言，申请人同样不需要立即处理临时性重复授权驳回的实质性答复，而是请求暂时搁置的方式来解决。

对于答复非临时性非法定重复授权驳回而言，申请人的答复方式包括：

（1）提交反驳争辩，论述申请中权利要求与专利中的权利要求不属于显而易见的变型；

（2）将申请中相冲突的权利要求删除；

（3）对申请中相冲突的权利要求进行修改，从而使得它们与专利中的权利要求的保护范围不同；或者

（4）提交期末放弃。在放弃申请中，申请人需要同意如果该项因非法定重复授权被驳回的申请被授予专利权（第2 项专利）的话，这项专利将与该申请人之前已经获得的专利（第1 项专利）同时到期；而且还要求，需要保证在专利的整个期限内，申请人的第1 项和第2 项专利的所有权必须是属于同一实体。

五、总结

本文讨论了有关中国《专利法》第9 条的禁止重复授权原则，以及禁止重复授权原则中申请人同日同时申请发明和实用新型的这种例外情形的处理，在满足在先获得的实用新型专利权尚未终止和申请人在申请时分别做出说明，两个前提条件下，给予申请人“选择权”。本文还重点分析了该例外情形中“可能发生的其他情形”的处理。对于不满足上述任一条件的，审查员会下发涉及重复授权缺陷的审查意见，此时申请人一般会通过修改在审申请的权利要求的保护范围，以克服该审查意见。另外，本文还对美国专利制度中有关重复授权的类型和解决方式进行了研究和总结，希望对专利代理师的工作有所裨益。