立体商标实用功能性的认定标准

王小丽

立体商标实用功能性的认定标准

王小丽

“竞争所需”标准在替代设计不存在或数量有限时认定功能性是对功能性原则维护自由竞争政策目标的极端化理解，也忽视了功能性原则对专利制度完整性的保障。美国和欧盟目前所采纳的“实用优势”标准具有理论上的合理性，应为我国所借鉴。具体而言，应将替代设计作为实用功能性的认定要素而非唯一指标；应重视实用专利的证据效力，依据功能性而非“专利自身规则”排除实用专利所覆盖特征的商标保护。

政策目标；实用功能性；“竞争所需”标准；“实用优势”标准

一、问题的提出

“非功能性”是立体商标保护的独特要件。立体标识要获得商标保护除具备显著性外，还必须是“非功能性”的。对此，我国《商标法》第12条规定，“以三维标志申请注册商标的，仅由商品自身的性质产生的形状、为获得技术效果而需要的商品形状或者使商品具有实质性价值的形状，不得注册。”尽管法律明确将功能性作为立体商标保护的排除性要件，如何正确认定功能性却非易事。以实践中涉及较多的“实用功能性”为例，《商标法》并未对“为获得技术效果而需要的商品形状”进行界定。从字面含义来看，如果可以实现同样技术效果的形状有很多种，其中一种是否构成为获得技术效果而“需要”的并不明确。《商标审查及审理标准》将之界定为“为使商品具备特定的功能，或者使商品固有的功能更容易地实现所必需使用的形状”，“必需”这一语词的使用似乎意味着如果存在可供选择的替代设计，该形状就不是“必需”的。我国学术界有人主张“以竞争论为依归”［1］，将替代设计作为唯一的考量因素，在替代设计不存在或数量较少时认定功能性［2］。实务界也有人持同样观点［3］。乍看之下，“竞争所需”的确合乎情理。既然功能性旨在排除可能阻碍他人自由参与竞争的立体标识的保护，如果竞争者有替代设计可以使用，禁止复制就不会阻碍竞争，也就不应该被认定为是功能性的。然而，尽管“竞争所需”曾于20世纪下半叶在美国被广泛采纳，却并非目前美国和欧盟所持守的标准。那么，其是否应为我国所采纳？实用功能性如何认定？未来《商标审查及审理标准》修订，应该如何界定“为获得技术效果而需要的形状”？

同样重要的是，实用性的产品形状、结构也可能享有专利权，是否允许同一产品特征上专利与商标双重保护？不同的功能性认定标准导致对这一问题的回答是不同的。因此，实用功能性的认定不仅是立体商标保护无法回避的问题，还关涉商标法与专利法的协调。目前，金沙巧克力案、雀巢方形瓶案等引起了学界对立体商标“显著性”的关注，但对功能性的探讨仍然有限，专门针对实用功能性的研究更是尚付阙如。本文拟以功能性原则的政策目标为依据，剖析“竞争所需”标准，结合美国和欧盟的实践，尝试为立体商标实用功能性的判断提供妥当的标准。

二、检验依据：功能性原则的政策目标

功能性原则的政策目标是检验某种认定标准是否妥当的依据，也是本文论述的起点。为了避免对产品自身的垄断，维护自由竞争，早期法院都坚持商标必须从物理上与商品相分离，以从根本上排除实用物品的商标保护。尽管当时立体标识的商标地位并未确立，那些与常见的外观显著不同的设计仍然可能由于长期的商业使用而使得消费者将之与单一来源相联系，即具备显著性。允许竞争者复制这些特征可能会导致消费者混淆，这对消费公众和设计使用者显然都是不公平的。因此，实践中，如果能够证明产品特征获得了显著性，且他人的复制可能导致消费者混淆，使用者可以根据不正当竞争法中的“假冒之诉”获得救济。另一方面，对产品形状、结构等特征过于宽泛的保护也可能妨害自由竞争。例如，允许垄断橄榄球的椭圆形形状会将竞争对手置于不利地位，因为他人不可能销售圆形、长方形或六角形的橄榄球。为了避免这种有害竞争的后果出现，有必要对“假冒之诉”加以限制：如果被告可以证明是为自由竞争的需要复制这些特征，则“假冒之诉”不成立。与此同时，法院也意识到立体标识保护不仅影响自由竞争，还可能危及专利、版权制度①实用艺术品的版权保护出现较晚，早期阶段一般只涉及对专利制度的影响。。产品形状、结构也可能受专利、版权保护，“假冒之诉”相当于以反不正当竞争法为幌子授予了永久性的垄断权，规避了专利法、版权法对保护期限的规定。在早期阶段，法院非常注重立体标识保护对专利制度的影响，曾一概拒绝对在先专利所覆盖的特征提供保护。

上述背景决定了功能性要实现两项政策目标：其一是维护自由竞争，一旦特征被认定为是功能性的，出于自由竞争和社会整体福利的需要，即使其具备了显著性也应该允许他人复制；其二是特定条件下排除曾享有专利权、版权的产品特征的商标保护，保障专利、版权制度的完整性，避免将商标权异化为永久性的专利、版权保护。这两项政策目标彼此关联，其中最根本、最重要的是对自由竞争的维护。首先，并非所有的立体标识都曾受专利、版权保护，质言之，并非所有的功能性问题都涉及商标法与专利法、版权法之间的协调。其次，功能性原则排除专利、版权客体上的商标保护，保障专利、版权制度的完整性仍然是出于对自由竞争的维护。以实用功能性为例，发明或实用新型在短期内是对特定市场竞争的限制，却通过设定具体的授权条件、权利的例外或限制等在长期内促进竞争，保护期限的限定也正是为了确保专利权不产生反竞争的后果。赋予发明、实用新型的保护对象以商标权实际上是绕过了维护自由竞争的相关制度设置获得了永久性的垄断权，将他人置于竞争不利地位。相应地，排除专利权客体上的商标保护是考虑到实用产品特征应该被自由获取，而非划分专利法和商标法之间的界限。可见，功能性原则的两项政策目标相互联系，不可偏废，二者均是检验功能性的认定标准是否恰当的依据。

三、“竞争所需”标准：理论缺陷与现实困境

如前所述，“竞争所需”标准是以“替代设计”为唯一指标考察竞争对手是否有必要复制该特征以参与竞争：只要存在合理数量的替代设计，就认定特征不是他人有效竞争所需的，是“非功能性”的并可以受到商标保护。该标准最先见于1982年的莫顿诺维奇案②In re Morton-Norwich Products，671 F.2d 1332（CCPA 1982），功能性是“‘功能或制造成本（事实上的）上的优越’，‘优越’是根据复制的竞争需求来界定的。”，美国最高法院在夸利泰克斯案③Qualitex Co.v.Jacobson Products，514 U.S.159（1995）.中对之加以肯定，使得其适用愈加普遍。夸利泰克斯案之后，只要存在合理数量的替代设计，即使是曾受实用专利④美国专利法将专利分为实用专利与设计专利，为行文方便，本文用“实用专利”指代发明和实用新型。保护的特征也被认定为是非功能性的。以前述功能性原则的政策目标来检验，会发现“竞争所需”标准面临理论缺陷与现实困境。

（一）将替代设计作为唯一指标：曲解“维护自由竞争”

“竞争所需”标准貌似合理：如果市场上存在合理数量的替代设计，对其中一种授予排他权就不会阻碍自由竞争，因为竞争者可以使用其它设计。然而，细究便不难发现，这一结论预设只有替代设计不存在或者数量有限，即市场对竞争者完全关闭才有碍竞争，是对功能性原则维护自由竞争的政策目标的极端化理解。对竞争的影响并非取决于物理上或观念上可能的设计的范围，而应取决于会被消费者接受为完全替代品（perfect substitute）的替代设计的数量［4］。在传统的语词、图形商标语境下，竞争者找寻替代性标识的成本很小，更不会导致他人无法生产竞争性产品。产品特征作为来源指示则不同，一则开发替代设计需要较大成本；二则，即使替代设计可以被开发，也可能因为与原设计近似或仍在第三人的专利保护期内等而不能使用；三则，消费者一旦根据之前的购买经验对原设计满意，就很难将替代设计视为完全替代品，因为搜寻其它产品需要时间、精力等成本，且往往具有不确定性。如果开发替代设计的难度、其作为替代品的可接受性等成本过大，则迫使竞争者转向替代设计导致的反竞争损失很可能比提供商标保护所带来的信息收益更大。因此，不应将替代设计作为衡量是否阻碍自由竞争的唯一指标，除了替代设计不存在或数量较少，特征曾享有实用专利，能够降低成本、提高质量、便于使用等也应作为特征具有优势，禁止复制会阻碍竞争的证据。

（二）未完全排除实用专利与商标的重合：忽视对专利制度完整性的保障

维护专利制度的完整性是功能性原则的政策目标之一，美国和欧盟都将发明、实用新型作为功能性的有力证据，绝对否定实用专利到期后的商标保护。根据“竞争所需”标准，即使是曾受实用专利保护的特征，只要存在合理数量的替代设计就被认为是非功能性的，这是对功能性原则维护专利制度完整性的政策目标的忽视。

有学者反对绝对排除实用专利与商标之间的重合，认为实用专利本身并不能作为产品特征具有竞争优势的证据［5］。专利并不必然带来竞争优势，有些专利的商业价值没有预期那样大。或者，尽管申请时能够带来市场价值，但在保护期满时甚至此前已出现了更好的设计，此时专利已没有竞争优势，对其提供保护不会造成反竞争的后果。再者，立体标识持有人并不是在专利到期后自动获得了商标权，而是要满足“显著性”这一要件，否定实用专利到期后的商标保护有失公平。笔者认为，上述观点无法成立：

首先，功能性所要求的竞争优势仅仅指降低成本、提高质量等技术上的优势，至于这些优势是否具有市场价值，能否为使用者带来商业成功应在所不问。专利授权条件中，新颖性要求“新”，创造性要求“难”，实用性意味着“能够产生积极效果”，这些要件足以推定专利客体具备一定的实用优势。即使这些优势在专利到期时或之前就丧失了，也并不意味着禁止复制专利所覆盖的特征不会阻碍自由竞争。如前所述，否定实用专利客体上的商标保护，最终是出于维护自由竞争的需要。专利到期后，若允许权利人以“商标”的名义继续控制产品特征，则他人要对发明做出改进仍然需要考虑客体上是否存在商标权，生产改进后的产品也很可能与原产品近似而构成商标侵权，而且这种限制很可能是永久性的，这对他人做出改进发明、参与竞争来说成本是巨大的。

其次，专利权人固然不是凭空、自动获得了商标保护，但在专利权保护期限内，通常只有专利权人或经其许可的少数几个生产者提供专利产品。若其有意获得后续的商标保护，会刻意将产品的形状、结构宣传为识别来源的标志。这样一来，即使特征不具备固有显著性，经过若干年的持续使用，及至专利到期时证明获得显著性也并不困难。更重要的是，表面看来商标权与之前的专利权彼此独立，毫不相关，实则不然。作为少数的甚至是唯一的产品提供者，权利人在专利保护期限内很容易积聚消费者对其品牌的忠诚度，这使其在专利到期后即使没有后续的商标保护也可以继续维持一定的市场份额，而此时竞争者才刚刚进入市场。若权利人的这种优势以商标的名义被持久垄断，会对他人提供替代性产品造成更大障碍。

由此可见，否定实用专利到期后的商标保护是维护自由竞争的需要。“竞争所需”标准忽视实用专利的证据效力，只考察替代设计，无法完全排除实用专利与商标保护的重合。进一步看，若适用“竞争所需”标准，则否定实用专利与商标的重合必须依据所谓的“专利自身规则”（patent per se rule），这将使其面临现实的困境。“专利自身规则”是指专利权到期后客体即进入“公共领域”，他人可以自由复制，即根据专利自身的存在否定后续的商标保护。这一做法是否恰当？解读美国第十巡回上诉法院判决的瓦纳多案①Vornado Air Circulation Sys.v.Duracraft Corp.，58 F.3d 1498（1995）.可以找到答案。在该案中，尽管原告对要求受到保护的风扇的螺旋格栅曾享有实用专利，法院仍然运用“竞争所需”标准认定其是非功能性的。接着，为了排除对专利所覆盖特征的商标保护，法院不得不另寻依据：如果非功能性特征是专利的重要创新部分，应允许他人自由复制。这种依据到期专利否定商标保护的做法实际是预设专利权优于商标权，而这是缺乏法律依据的。而且，根据专利否定商标保护应该既适用于实用专利也适用于设计专利，因为二者同为专利权的类型，甚至规定在同一法律当中。但实践中各国均肯定设计专利与商标之间的重合，“专利自身规则”无法解决这一与现实的矛盾。造成这一困境的原因是，“竞争所需”标准忽视了调整商标与专利制度之间的关系是功能性原则的政策目标之一，未将实用专利作为功能性认定的重要证据，导致依据独立的“专利自身规则”而非功能性否定实用专利到期后的商标保护。

四、“实用优势”标准：实用功能性认定的应然判准

综观美国和欧盟的实践，除“竞争所需”标准外，还存在“实用性”标准和“实用优势”标准。“实用性”标准源于美国1938年《侵权法重述》的规定，只要特征“影响产品的用途、功能、性能，或者产品的加工、处理、使用的便利或经济”①Restatementof Torts，§742（1938）.，就构成功能性。“实用优势”标准则主张产品结构、形状在成本、质量等方面具有特定的实用优势时认定功能性。“实用性”标准的弊端是显然的，但凡实用特征都会影响产品的用途、功能等，将功能性等同于实用性几乎是从根本上否定了产品特征的商标保护。本文主张将“实用优势”标准作为功能性认定的应然标准，其既是美国和欧盟目前所采纳的标准，也具有理论上的合理性。

（一）“实用优势”标准的实践运用

“实用优势”标准同样最先出现在莫顿诺维奇案中。在该案中，美国联邦巡回上诉法院总结了认定功能性的四个要素：披露设计实用优势的实用专利；宣传设计实用性的广告或促销材料；能够同样好地实现同样功能的替代设计；设计是否源自相对简单、便宜或优越的商品制造方式②In re Morton-Norwich Products，671 F.2d 1332（CCPA 1982）.。但是，由于将功能性界定为了“复制的竞争需求”，法院并未依据上述要素认定功能性，而是将替代设计作为了唯一指标。此后至20世纪末，“竞争所需”标准普遍适用。最高法院2001年判决的特拉菲克斯案③TrafFix Devices，Inc.v.Marketing Displays，Inc.532 U.S.23（2001）.是美国从“竞争所需”标准到“实用优势”标准的拐点。该案指出，夸利泰克斯案采纳“竞争所需”标准之所以恰当是因为其主要涉及美学功能性，实用功能性的认定仍应适用殷伍德案的标准，即应在“特征对装置的用途或目的必不可少或影响装置的成本或质量”时认定功能性。问题在于，很多特征都会影响产品的成本或质量，但却远远算不上是“必不可少”的，殷伍德标准前后两部分宽严程度不同使之难以适用。因此，最高法院在对功能性的分析中讨论了实用专利，替代设计，双弹簧有利于节省成本等，这与莫顿诺维奇案列举的四个要素整体上是一致的。可以说，特拉菲克斯案对莫顿诺维奇案采取了扬弃的态度，否定了其根据“复制的竞争需求”来界定特征是否“优越”的做法，但保留了与其类似的多要素标准来判断特征是否具有实用优势。特拉菲克斯案之后，替代设计的证据效力大大弱化，仅仅是认定功能性的考量因素而非唯一指标；实用专利的证据效力得以加强，美国商标审理与上诉委员会（TTAB）甚至认为标识曾是实用专利的保护对象这一点即足以认定功能性，《商标审查指南》也作了类似规定④In re Howard Leight Industries，LLC，80 USPQ2d 1507（TTAB 2006）；1202.02（a）（v）（A）of Trademark Manual of Examining Procedure（TMEP）.。

“实用优势”标准也为欧盟所采纳。在飞利浦案中，欧盟最高法院指出，从“为获得技术效果而需要的商品形状”的措辞来看，“并不能得出结论认为存在可以获得同样技术效果的其它形状，驳回或无效的事由就不再适用”⑤Koninklijke Philips Electronics NV v Remington Consumer Products Ltd（C-299/99）［2002］.。飞利浦三头剃须刀呈等边三角形分布的结构达到了更好的剃须效果，因此尽管存在替代设计，其仍然未被准予注册。乐高案中，欧洲最高法院同样拒绝将替代设计作为认定功能性的唯一证据，并进一步分析了原因：并非只要存在替代设计就对竞争者采用技术手段没有影响，将特征注册为商标不仅可能阻碍他人使用相同形状，也可能阻碍他人使用类似形状⑥Lego Juris A/S v Office for Harmonisation in the InternalMarket（OHIM）（C-48/09 P）2010.。在专利的证据效力方面，乐高案中，尽管大上诉委员会称标识是或者曾是专利权的客体并不能成为商标注册的障碍，但在先专利仍是功能性“无可辩驳的证据”。

（二）“实用优势”标准的合理性

“实用优势”标准的合理性可以从以下几个方面得以证成：

首先，立体标识确权成本较高，应从政策导向上对立体商标保护加以限制，“实用优势”标准相对宽松，可以实现这一目的。传统的语词、图形商标满足“显著性”即可获得保护，而立体商标除显著性之外还需考量“功能性”。而且，单就显著性的认定来看，立体商标也较传统标识更为困难。臆造、任意、暗示性、描述性等对固有显著性的分类建立在消费者对语词商标的预设基础上，难以用于立体标识显著性的认定。立体标识符合何种要求才是固有显著性的，何种情形下必须证明“第二含义”，各国对此还没有成熟的经验。知识产权不仅是一项私权，从国家层面而言，其还是公共政策选择的工具。商标法最重要的目的是为消费者提供识别来源的手段，建立良好的市场秩序，而可以识别来源的符号是丰富的。因此，应从政策导向上对立体商标保护加以限制，“实用优势”标准相对宽松，可以使得更多立体标识被排除保护，实现这一目的。

其次，成本收益的比较表明，相对宽松的“实用优势”标准更可取。功能性乃是为了平衡不保护具有显著性的立体标识可能产生的混淆成本和给予保护对自由竞争的损害，其认定标准的宽严取决于如何权衡二者。“竞争所需”标准的支持者通常强调允许复制会造成消费者混淆，但事实上，混淆并不总是存在，而且混淆成本可以减少甚至消除。第一，理论上，一旦立体标识具有了显著性就可能导致消费者混淆，但现实生活往往并非如此。立体标识的使用者很可能在商品上同时使用了语词、图形等标识，这些标识同样可以指引消费者准确找到其所欲购买的商品，对于价值较高的商品而言更是如此，因为消费者在做出购买决定时通常更为审慎。第二，即使混淆成本存在，也可以通过为具有显著性的功能性特征提供一定的救济予以降低或减少。法院可以在允许竞争者复制的同时责令其采取措施降低混淆可能性，如添加自己的识别性标识或刊登广告予以澄清等。久而久之，随着竞争者的加入，消费者被混淆的状态不会一直存在。而另一方面，维护自由竞争，允许复制的收益是显见的，模仿是创新的一种方式，允许竞争者复制、改进可以确保消费者获得更质优价廉的产品。功能性在现代商标法上为确权要件，没有商标权意味着缺少救济基础，为具备显著性的功能性标识提供救济可能颇具争议，但这仍然是平衡利益的最佳方式，而且这种做法在商标法领域也并不鲜见。例如，标识虽因使用不当丧失显著性而被认定为通用标识，却仍可能在特定消费者群体中具有商标意义，这种情况下法院会允许竞争者使用，同时要求其在销售给该特定消费者群体时另行添加标识以示区别①King-Seeley Thermos Co.v.Aladdin Industries，Inc.，321 F.2d 577（1963）.。

最后，“实用优势”标准能够很好地实现功能性原则的两项政策目标。一方面，其与“竞争所需”标准一样，都关注禁止复制对自由竞争的影响，只是前者将其极端化为了竞争对手复制的必要性；后者则着眼于特征自身的实用优势，推定保护具有特定实用优势的特征会限制他人对技术方案的使用，从而影响自由竞争。另一方面，“实用优势”标准将实用专利作为功能性的证据，推定给予后续的商标保护有碍自由竞争，恰当地处理了商标与在先专利之间的关系，并且能够避免陷入依据“专利自身规则”否定商标与实用专利重合的窘境。

五、结语

诚如麦卡锡教授所言，“竞争所需”只能作为对功能性原则维护自由竞争的政策目标的描述，难以作为具体的适用标准［6］。我国应参考莫顿诺维奇案的四个要素，采纳“实用优势”标准认定实用功能性。未来《商标审查及审理标准》修订时，建议将“为获得技术效果而需要的商品形状”界定为“在使商品具备或更好地实现特定的功能方面具有优势的形状，应考察替代设计、实用专利、特征是否具有降低成本或提高质量等实用优势、宣传特征实用优势的广告等因素加以判断”。

［1］凌宗亮.论立体商标的非功能性——兼谈我国〈商标法〉第12条的完善［J］.电子知识产权，2010，（3）.

［2］杜颖.商标法中的功能性原则——以美国法为中心的初步分析［J］.比较法研究，2009，（1）.

［3］费列罗有限公司诉国家工商行政管理总局商标评审委员会商标确权纠纷案［EB/OL］.http://law yerstars.com/ article-2468-1.htm l，2015-05-25.

［4］Mark M cKenna.（Dys）functionality［J］.Houston Law Review，2011，（4）.

［5］张玉敏，凌宗亮.三维标志多重保护的体系化解读［J］.知识产权，2009，（6）.

［6］J.Thomas M cCarthy.M cCarthy on Trademarks and Unfair competition［M］.New York:Thomson/West Press，2014.

［责任编辑：索原］

王小丽，中南财经政法大学讲师，法学博士，湖北武汉430223

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1004-4434（2015）12-0063-05

中央高校基本科研业务费资助项目“商标法功能性原则研究”（2012033）