我国股东以专利投资的相关法律问题

[摘要]股东以专利进行投资的，涉及投资主体的范围和投资客体的范围问题；在公司设立的过程中还涉及到所投资的专利的有效性、专利投资的程序和投资的缴纳等多方面的问题；在资本缴纳后又会涉及到专利失效、税收、投资权利纠纷的处理等问题。对这些问题的恰当处理有赖于相关法律的合理设计。

[关键词]股东；专利投资；法律问题

[作者简介]董新凯，南京理工大学知识产权学院副教授，南京大学博士研究生，硕士生导师，江苏南京210094

[中图分类号]13922.291.91[文献标识码]A[文章编号]1004－4434(2007)11－0152－04

依照我国《公司法》的规定，股东可以用专利向公司投资。但是，这一规定在适用过程中涉及到诸多法律难题有待解决，存在着一些法律困惑需要厘清，甚至还凸显出一些法律上的不足有待完善。笔者拟从以下三个方面探讨这些问题。

一、专利投资的范围问题

1可以用专利投资的主体范围

我国《公司法》第27条规定，有限责任公司的股东“可以用货币出资，也可以用实物、知识产权、土地使用权等可以用货币估价并可以依法转让的非货币财产作价出资”；第83条规定，股份有限公司“发起人的出资方式，适用本法第27条的规定”。从中可以看出，有限责任公司的所有股东和股份有限公司的发起人都可以用专利权投资，而股份有限公司的其他股东则不能以专利权作价出资。这种限制与公司法修订的意旨并不吻合。从修订后的公司法有关知识产权投资的规定来看，立法者明显是要通过放宽对知识产权投资的限制来促进知识产权成果的推广与转化，因此，法律应当使更多的拥有知识产权的投资者能有投资的机会。除发起人外，股份有限公司的股东基于其募集范围的不同而有两种情况：一是在公开募集情况下的社会公众股东；二是在私募情况下的特定范围(较小范围)内的股东。法律不允许社会公众股东以专利权投资，主要是因为这类股东人数众多而无法操作，具有较强的合理性。法律不允许私募股东以专利权投资，就不是很合理，因为在私募情形下股东的人数往往并不多，他们完全可以像发起人那样以包括专利权在内的各种知识产权出资，这不仅是可行的，而且可以尽可能地扩大知识产权投资者的范围。

2可以用作投资的专利范围

股东可以专利权投资，但这里的“专利权”是仅指完整意义上的专利权，还是包括专利申请权和专利实施权限在内?股东可以用完整意义上的专利权投资，这是应当没有疑义的。问题在于，股东可否用专利申请权投资?或者仅用专利实施权投资而保留专利权本身呢?公司法有必要给予更为明确的规定。就专利实施权而言，笔者以为它应当被列入可以用来投资的知识产权的范围。根据TRIPS的相关规定，专利权包括权利人自己实施专利、禁止他人实施专利、许可他人实施专利和转让专利等权利。既然公司法允许投资者以专利权投资，以其中的专利实施权投资也是应有之义。理由至少有三点：其一，公司法允许股东以知识产权投资，但并未禁止以某种知识产权中的某一权能进行投资；其二，以专利实施权投资与以整个专利权投资并无实质上的差异，两者在投资的性质、投资的操作、对公司的经营可以发挥的作用及可能存在的问题等方面有共通性；其三，以专利实施权对公司投资，即专利权人许可公司实施其专利，在现实中已经屡有出现，这是社会现实的需要；其四，允许以专利实施权单独投资，可以避免因专利权的整体投资而将专利的效用限制在特定的公司的范围内，从而最大限度地实现专利的价值。就专利申请权而言，笔者以为它不应被作为对公司投资的方式。一是因为该权利对公司的利益和债权人的利益具有过度的不确定性。公司法允许股东以知识产权投资，除了想借此促进知识产权成果的创造与推广应用外，还要考虑到公司自身生产经营的实际需要和对债权人提供较充实的保障问题，而后两者是有赖于用以投资的知识产权所能发挥的实际作用的。公司获得股东投资的专利申请权后会有两种后果：(1)公司经过申请取得了专利权，公司自身会因为该专利权的行使而促进经营活动，增加收益；公司债权人也会因为公司资产的充实而得到较大程度的保障。(2)公司因申请被驳回而未能取得专利权，公司的经营活动会因为没有获得预期的知识产权成果而受到很大的影响，公司的实际资产也会因此而严重缩水，并因此而削弱对债权人的保障能力。当发生后一种情况时，以专利申请权进行的投资实际上等于没有投资。二是因为该权利的属性的不确定性。股东可以用知识产权投资，但专利申请权是否属于公司法规定的“知识产权”呢?专利申请权不属于专利权的范围，因为专利权通常是当事人行使专利申请权的后果；至于专利申请权是否属于其他知识产权，从国内学者对知识产权的列举情况以及有关国际条约对于知识产权的规定情况来看，这一点颇有疑问，至少没有人明确将专利申请权列举为一种知识产权。在权利属性不明确的情况下，如果股东用专利申请权投资，就很有可能超出公司法允许的投资方式的范围，从而害及投资方式的法定性。

3预期中的专利权可否用于出资

预期中的专利权是指尚未获得授权、在未来可以取得的专利权。公司法对此未作规定，但笔者以为预期中的专利权可以被股东用作投资，理由有两点：(1)法律上的可行性。公司法并未要求用以投资的知识产权必须是已经存在的知识产权，而且，公司法规定股东可以在公司成立后分期缴纳出资。基于此，股东可以用预期中的专利权出资，只要该预期中的专利权在公司法和公司章程规定的缴纳出资的时间之前成为现实即可。但是，为了避免此种投资有太大的不确定性，公司法应当要求预期中的专利权具有较大的现实可能性。比如，股东以未来将取得的发明专利权投资的，该发明专利申请必须已经进入实质审查阶段。(2)技术创新与公司发展的需要。允许发明创造者就其未来可能取得的专利权进行投资，一方面可以消除发明创造者在科技成果转化应用方面的后顾之忧，使其安心于研究开发，另一方面可以使其能够及时根据公司的需要对技术方案进行必要调整，从而保证未来取得的专利成果更具有实用性和针对性。对于公司来说，它们可以因此而提前获得其生产经营活动所需要的技术来源，避免在该专利权实际形成时再与其他经营者进行技术的争夺。

二、在设立公司时对专利投资的法律要求问题

根据公司法与专利法等相关法律的规定，股东在设立公司时以专利投资的，需要遵守下列要求，但这些法律规定的适用很可能会遇到一些法律障碍。

1专利权的有效性

无论股东是用完整的专利权投资，还是通过许可公司实施其专利来投资，该专利应当是有效的专利。在公司设立时已经失效的专利，不再具有知识产权应有的价值，自然也就不能作为知识产权出

资。由于现行公司法允许股东分期缴纳出资，这就意味着用专利出资的股东在公司成立时可能还没有向公司移交专利，而是在公司成立后一定期限内移交专利。这就产生一个问题：股东是应当保证在公司成立时其专利处于有效状态，还是应当保证在其移交权利时其专利处于有效状态呢?一般来说，股东以专利向公司投资是缘于公司的需要，如果专利在移交给公司时已经失效，就表明它未能满足公司的任何需要，公司接受这种投资也就没有任何意义。因此，股东应当保证在其将专利移交给公司时该专利是有效的，即保证该专利的有效期未届满，且没有因未缴专利年费或声明放弃而失效，也未被宣告无效。

此外，如果投资者是某一专利的被许可人，被许可人以向公司进行再许可的方式对公司投资的，投资者除了证明专利权本身的有效性外，还应当证明其再许可权的有效性。其是否具有再许可公司实施专利的权利，取决于被许可人与专利权人订立的合同(主许可)的约定。如果在主许可中没有特别授权，被许可人是不享有发放分许可的权利的，也就不能以其经授权实施的专利再向公司投资。

2专利投资的程序

我国《专利法》第10条规定，专利权转让的，当事人应当订立书面的合同，并经国务院专利主管部门登记，转让自登记之日起生效。《专利法实施细则》第15条规定，专利权因其他事由转移的，当事人应当凭有关证明文件或法律文书向国务院专利主管部门办理专利权人变更手续；专利权人与他人订立的专利实施许可合同，应当自合同生效之日起3个月内向国务院专利主管部门备案。

股东以完整的专利权对公司出资的，公司将因此取得该专利权，出资股东则因此而丧失该专利权。但是，在出资股东与公司之间并不存在专利法所规定的专利转让合同，因此，因出资而导致的专利权的转移不属于专利法所规定的专利权的转让，不需要办理转让登记手续，而是属于“专利权因其他事由转移的”情况，应当向国务院专利主管部门办理专利权人变更手续。至于办理变更手续的时间，应当取决于公司章程规定的缴纳出资的时间。如果公司章程规定股东在公司成立前缴纳出资的，该股东与公司应当在公司成立后及时办理变更登记手续；如果公司章程规定股东在公司成立后的一定期限内缴纳出资的，当事人应当在股东向公司转移专利权之前办理变更登记手续，以便公司在专利权实际移交后马上取得专利权。

股东如果以许可公司实施其专利的方式对公司进行投资的，是否需要办理备案手续呢?单从形式上看，这一情况似乎不属于专利法规定的应当办理备案手续的情形，因为以专利实施权投资的股东与公司之间并未订立专利实施许可合同，而只是在该股东与其他股东或发起人之间就公司的设立问题存在着合同关系。但是，在事实上，该股东与公司之间的关系与在专利实施许可合同中许可方与被许可方之间的关系并无实质上的差异，两者仅有的区别只是一个合同的形式。专利法对专利实施许可合同实行备案制度，目的在于使专利主管部门及时掌握专利实施情况，并起着一种公示作用；无论当事人之间有无明确的合同，只要存着专利权人同意的专利实施的事实，这种备案的需要是同样存在的。因此，股东以许可公司实施其专利的方式投资的，也应到专利主管部门办理备案手续。不过，这种要求最好还是应当通过法律规范的形式固定下来，未来可以通过《专利法》或《专利法实施细则》的修改来解决这个问题。

3出资的缴纳

我国《公司法》第28条规定：“以非货币财产出资的，应当依法办理其财产权的转移手续。”以专利出资的，出资的缴纳实际上也就是相关权利的转移，它涉及到以下几个法律问题：

其一，缴纳出资的时间。根据公司法的规定，公司的资本在公司成立时缴纳一部分，其余部分在公司成立后两年内缴清。依此规定，股东或发起人可以在设立公司时约定，用以出资的专利在公司成立时移交给公司，或在公司成立后两年内移交给公司。但无论如何，出资缴纳的时间应当是在该专利的有效期届满前。

其二，缴纳出资的内容。如果股东是以完整的专利权投资的，除向公司提供实施专利所需要的必要的技术数据外，还应将专利证书移交给公司；如果股东是以许可公司实施其专利的方式对公司投资的，在缴纳资本时只需向公司提供实施专利所需要的技术数据，而不必要将专利权利证书移交给公司。

其三，出资的验证。《公司法》第29条规定：“股东缴纳出资后，必须经依法设立的验资机构验资并出具证明。”这一规定引发两个问题：一是验证的时间。“缴纳出资后”具有不确定性，在股东移交专利后1年也算是在“缴纳出资后”，如果此时对用作出资的专利进行验证，很容易导致不公平。因为在专利移交公司后，有可能因公司的行为导致专利增值或贬值，在此时进行验资，这种增值或贬值就会反映在最终的验证结果上，从而使公司行为的后果由用专利投资的股东承担。这么做的后果是，要么会损害公司的利益，要么会损害该股东的利益。基于此，笔者以为，《公司法》宜将验资的时间确定在“股东缴纳出资时”，或将验资时间限定在“股东缴纳出资后”的一定期限内。二是验证的机构。“依法设立的验资机构”的范围较广，适于对专利投资进行验证的机构主要是会计师事务所和专利事务所。

三、出资缴纳后涉及所投资专利的法律问题

1专利失效

股东以专利出资后，其用以投资的专利可能会因为下列情况而失效：一是因专利期限届满而失效；二是因他人申请而被专利复审委员会宣告为无效专利；三是因为专利权人未按规定缴纳专利年费而提前终止；四是因专利权人书面放弃而提前终止。对于第一种情况，验资机构通常在进行验资时已经考虑到，因此不会影响公司的资产，也不应当影响股东的权益。对于第二种情况，处理方式有两种：(1)专利投资行为的效力不受影响，但以专利投资的股东应当对公司进行赔偿。根据我国《专利法》第47条规定的精神，无效宣告不具有溯及力，但如果专利权人不向对方当事人返还专利转让费或专利使用费，明显违反公平原则的，则专利权人应当返还全部或部分专利转让费或专利使用费；如果因专利权人的恶意造成他人损失的，专利权人应当赔偿。(2)由以专利投资的股东向公司补充出资，以弥补因专利被宣告无效而导致的公司资产的缩水。根据《公司法》第3l条的规定，“作为设立公司出资的非货币财产的实际价额显著低于公司章程所定价额的，应当由交付该出资的股东补足其差额”。至于如何确定因专利被宣告无效而造成的公司损失的数额或公司资产缩水的程度，是一个难题。笔者以为可以根据公司已经使用专利的年限与该专利预期在公司中的使用年限的对比，并结合该专利所折合的资本数额来确定股东应赔偿的数额或应补充投资的数额，即赔偿数额或补充投资的数额=专利折合资本数额×公司已经使用该专利的年限÷该专利预期在公司中的使用年限。第三

种和第四种情况一般发生于专利权人以许可公司实施其专利的方式投资的场合，相当于股东从公司中抽回了一部分投资，该股东应当向公司补交所抽回的投资。至于股东应补交的资本的数额，可以比照笔者在解决第二个问题时所提出的办法来处理。

2税收

股东以完整的专利权投资的，在其将专利权转移给公司后，该股东会涉及到三个方面的税收问题：(1)如果该股东是一个实行独立核算的经济组织，便涉及到企业所得税的缴纳问题。在征收企业所得税时，是按照投资收益征税，还是按照技术转让收益征税呢?我国目前的企业所得税法规定依投资收益征税。笔者以为这种做法不利于促进专利投资活动，因为依投资收益征税增加了投资者的税负。(2)如果投资者是个人，涉及到个人所得税的缴纳问题。个人的专利投资涉及的个人所得税的税目有两个，即特许权使用费所得和利息、股息、红利所得。如果按照前者征税，纳税人享受一定的免征额，即以扣除800元或收益额的20％以后的余额作为计税依据；如果按照后者征税，则不进行扣除，直接以收益额作为计税依据。我国的税收实践中更多采用后者，但这不利于鼓励股东以专利投资。(3)专利投资还涉及到营业税的缴纳问题。在2003年前，根据国家税务总局的规定，以包括专利在内的无形资产投资人股，参与分红且共担风险的，不缴纳营业税；但转让该股权的，要就其转让所得缴纳营业税。从2003年开始，转让专利投资所获得的股权的，也不用再缴纳营业税。从促进知识产权的投资与转化的角度来考察，这种转变更为合理。

3出资的转让

出资转让可能产生的问题主要发生在股东以许可公司实施其专利的方式对公司进行投资的场合。这种转让有两种含义：一是股东将因许可公司实施其专利而获得的股权进行转让；二是股东将许可公司实施的专利权进行转让。在发生第一种转让后，虽然专利权人与公司之间已经没有关系，但是他们仍然负有允许公司实施其专利的义务，因为这是他们获得股权转让收益所必须付出的代价；在发生第二种转让后，很容易出现受让专利的人不允许公司继续实施其所受让的专利的现象。为了避免出现这种现象，专利权人在转让专利时应当通过专利转让合同使受让人负有继续按原有条件许可公司实施该专利的义务。

4权利纠纷的解决

股东以专利投资后，可能使被投资公司陷入一些权利纠纷。比如，在以完整的专利投资的情况下，公司与他人之间可能就股东所转移的专利权是否无效发生纠纷；在公司被许可实施专利的情况下，公司与他人之间有可能就公司是否侵犯他人享有的独占许可权或排他许可权而发生纠纷，公司也有可能被控侵犯了他人的专利权。在发生这些纠纷时，公司自身是诉讼当事人，而以专利投资的股东应被列为第三人，因为这些纠纷实际上都是由该股东引起的。如果公司因这些纠纷的发生而受到损失的，以专利投资的股东应当负有赔偿责任或补充资本的责任。

责任编辑：戴庆瑄